“撤三”申请案件中对注册商标使用的合法、合规性审查

《商标法》第四十九条规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

针对注册商标提起连续三年不使用撤销（下称撤三申请）需要时间、精力、费用，目前发生的撤三申请主要基于以下情由：

1.阻碍在后商标申请，导致在后商标被商标局驳回；因此在后商标申请人以撤三申请作为救命稻草，以此来拯救在后申请商标。

2.商标竞争对手之间，以撤三申请作为竞争手段；扰乱对手的注册商标保护体系，以便乘隙而入或发布不利消息。

3.因各种原因成为对手，例如被提起商标侵权、商标无效之诉的对手以撤三申请作为手段，发起反击。

目前第一种情由居多。在商标申请人进行商标申请过程中，时常因 “冬眠商标”的在先，被商标局援引作为引证商标来驳回在后商标。

案例：“CINAVISION及图”商标驳回复审案

银某集团向商标局提出“CINAVISION及图”商标（下称申请商标，见下图）注册申请，指定使用在第38类“电视播放；无线广播；全球计算机网络访问时间出租；信息传送”服务项目上。

商标局驳回申请商标全部指定服务项目上的申请注册，认为该商标与“CONVISION”商标（下称为引证商标，见下图）构成近似。

银某集团不服商标局的驳回理由，向商标评审委员会提起驳回复审申请，除针对两商标的近似性进行反驳以外，同时还对引证商标提出连续三年不使用的撤销申请。

最终，由于在“撤销连续三年不使用商标”程序中，引证商标的权利人没有向商标局提供任何使用证据，故商标局依法将引证商标予以撤销，在本案的审理中，商标评审委员会认为，“商标局驳回决定所援引的引证商标已因连续三年停止使用经商标局审查予以撤销，其已不能成为申请商标在复审服务上获得初步审定的在先权利障碍”，故通过驳回复审和撤销申请的“双管齐下”，银某集团争取到申请商标初步审定公告。

随着商标侵权诉讼的增多，出于对抗性、降低风险的考虑，出于第三种情由提出撤三申请也在逐年上升。

案例：中美“高通”商标之争

2014年4月28日，上海高通正式向上海市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告美国卡尔康立即停止侵犯其第662482号、第776695号、第4305049号、第4305050号注册商标专用权的全部行为，上海高通要求三名被告连带赔偿其损失人民币1亿元。

2010年，美国卡尔康曾就上海高通的四个商标分别向商标局提出撤三申请。其中，关于第776695号商标、第4305049号商标，商标局经审理决定予以撤销，上海高通不服提出撤三复审，商标评审委员会作出决定，诉争商标予以撤销。

另外两个第662482号商标、第4305050号商标，商标局决定维持诉争商标有效。美国卡尔康不服，提出撤销复审申请。商标评审委员会裁定对第662482号商标予以撤销，对第4305050号商标在计算机软件设计等服务上予以维持，在包装设计、室内装潢设计两项服务上予以撤销。

在实践中，撤三申请中注册商标使用行为的构成要件，被总结为“必须是对注册商标的有效、规范使用”以及“必须是公开、真实、合法的商业使用”等。

第一、何为商标法意义上的使用？

根据《商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

由此看来，所谓“商标使用”的形式是指在正常的生产、销售、宣传等活动的行为，其具体表现形式包括但不限于如下形式：

商标使用在商品上的具体表现形式：

1．采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

2. 商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单上；

3. 商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；

4. 商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；

5. 其他符合法律规定的商标使用形式。

商标使用在服务上的具体表现形式：

1. 商标直接使用于服务场所，包括带有商标的服务介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品等；

2. 商标使用于和服务有联系的文件资料上，包括服务购买合同、发票、收款凭证、提供服务协议、维修维护证明等；

3. 商标使用体现在国家机关、检测机构或者行业组织出具的法律文书、证明文书上；

4. 商标使用在广告宣传、展览以及其他商业活动中。

第二、如何判断商标使用证据合法、合规？

倘若商标所有人提交了《商标法》第四十八条规定“商标使用证据”，商标主管机关将从证据合法、合规性方面进行审查，主要涉及以下五个方面：

（1）商标使用的主体：所提供的使用证据中，应当能显示或证明是由被申请撤销商标的注册人使用，或者经商标所有人依法许可授权的被许可人使用。

非商标权利人或授权主体的使用，不能作为有效使用证据；例如侵权假冒证据不能作为撤三程序的有效使用证据。

（2）使用证据的时间：在连续三年不使用商标的程序中，时间核心为“连续三年”，故在商标局寄发的“提供注册商标使用证据通知”中，会明确规定一个具体的时间范围，通常是在撤三申请之日起前三年的时间段，譬如撤三申请之日为2015年1月8日，那么规定的时间段应当是2012年1月8日至 2015年1月7日。

原则上必须是前三年的有效使用证据，如果仅仅只有三年以后的的使用证据，并且数量不多，通常不会被商标主管机关认可。

（3）使用证据所涉及的商品或服务项目：一个注册商标的基本事项包括了注册商标式样以及核定的商品或服务。使用注册商标，必须按照注册证书核定核定的商品或服务项目进行使用。

商标主管机关认为商标所有人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标所有人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标所有人在核定使用商品 之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用。

（4）使用证据所涉及的商标式样：一个注册商标的基本事项包括了注册商标式样以及核定的商品或服务。使用注册商标，必须按照注册证书核定商标式样进行使用，即使用证据上需显示出核定商标 式样。

如果实际使用的商标与核定注册样式不一致，可否维持？《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条：实际使用的商标与核准使用的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

（5）使用证据的形成地点：《商标法》具有很强的地域性，且连续三年不使用商标的程序也是针对经我国商标主管机关核准注册的商标，对于该注册商标的使用地点应当是在中国大陆境内。需要注意的是，港澳台地区与中国大陆属不同法域，仅有港澳台的商标使用证据，通常不会被商标主管机关认可。

结合行政、司法机关对证据审查原则，代理人需要针对要被撤销的商标使用证据进行固定，具体可从以下几个方面入手：

1. 以证据完整性为核心，进行科学的证据分类。商标主管机关在对商标使用证据有效性的审查时，看重的是其是否属于“真实性”使用。而在实践中，许多企业主体在经营交易过程中，仅有双方签订 的合同作为资料保存，少数企业会有自制的收货单、 送货单等材料，但却往往缺少了一样极为核心的证据，即“发票”。

在审查实践中，商标主管机关会经常认为“申请人所提交的合同在没有相关发票证据的相关佐证下无法证明是真实商业使用行为”。显然，由于 “发票”的印制、开具等均是经国家税务机关管理和监督的，所以在一般的商业交易中，必然会有发票的产生。此外，由于在交易中，买卖双方可以对合同进行“倒签”行为，也正是该原因，若仅单独提供“合同”，缺少“发票”，主管机关则难以判断该“合同”是否得到如实的履行。

因此市场主体无论是在日常的经营活动中还是进行证据收集和整理时，务必要保证证据的完整性，即形成一个完整的证据链，如“生产合同+发票”“销售合同+收据+快递单号”“展览合同+展览会主办图片”等各种形式。

2. 以时间性为根本，注重对不同类型证据的积累。由于在审查实践中，除了要审查使用证据是否 “真实”以外，还会对其“时间性”进行核查。而对于不同类型的证据，其保存、收集以及积累的方式也有所不同，譬如，对展览会、广交会等活动的宣传使用，除了上述的合同、发票以外，在进行现场拍照、录像过程中，应当注重将自己的商标与相关的“横幅”“背景面板”拍摄同一画面中，因为一般展览会的主办时间均会在“横幅”“背景面板”上予以标记。在对户外广告、店铺以及实物照片进行拍摄取证时，除了传统的公证方式以外，还可以在拍摄前将时间要素予以锁定，如利用第三方机构进行认 证；对实物照片时，还可将产品的生产日期进行特意的拍摄等。

3. 注意证据的公开性，由于商标的基本作用是区别商品或服务来源，必然要处于市场中才能发挥该作用，故其使用证据不能仅有内部流通使用；在著名的“辉瑞‘伟哥’立体商标纠纷案”中，对商标使用是否必须具有标示来源功能，最高人民法院作出了具有标志性意义的判决。该判决认定由于被告的药片包装于不透明的材料内，其颜色及形状并不能起到标识来源和生产者的作用，不能被认定为商标意义上的使用。

4. 注意证据的真实性，即能够表现商标所有人的真实使用意图，而不是仅仅为了规避法律，而进行的“虚假”使用，譬如仅为小规模零星使用。从比较法的视角看，使用意图要件一直是判断商标使用的核心。美国法院对商标连续不使用撤销制度的法律适用总是以“继续使用的意图”要件为核心，即必须在通常的贸易活动中进行真实善意的使用，而不仅仅是为了保留商标权而进行“象征性使用”。

5. 注意证据的合法性，原则上使用注册商标的经营行为必须是合法行为。商标权利人违反商标法之外的法律、行政法规或条例等使用注册商标，能否构成商标法意义上的使用，目前对之没有形成统一认识。但2011年12月17日，在“卡斯特公司案”中最高人民法院作出最终裁定，认为“三年不使用撤销”制度的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反《商标法》的规定，那么就不应被撤销。商标使用合法与否的评判规范仅限于商标法律的规定，使用商标的经营活动是否违反其他方面的法律规定，并非2001年《商标法》第44条第4项所要规范和调整的事项。

案例：某图形商标提供注册商标使用证据案件

2005年06月，某精机厂向商标局提出某图形商标注册申请，并于2008年3月28日获得核准注册，核定使用在第6类“金属管道弯头；金属管道接头；金属阀门(非机器零件)；金属管道配件；金属排水阱(阀)；金属水管阀；金属水管；金属套筒(金属制品)；金属引水管道；金属水渠管”商品之上。

2014年8月21日，某公司向商标局申请撤销某图形商标在第6类全部核定使用商品上的注册。商标局向某精机厂寄发“关于提供注册商标使用证据的通知”，要求其在2个月内向商标局提交被申请商标在2011年8月21日至2014年8月20日期间在核定使用商品上的使用证据材料。

某精机厂在代理人指引下，从商品的本身的特点、生产销售的形式以及和商标本身的特殊性等方面进行考虑，有针对性地进行证据收集、整理以及说明，最终，商标局决定维持被申请商标在其核定使用的全部商品上的注册。

总而言之，为了促使注册商标的有效利用，减少商标对标识资源的不当占有，《商标法》通过设立“连续三年不使用注册商标撤销制度”，将对商标使用的“监督权”赋予给相关公众，从而完善市场经济竞争机制，提高有限资源的使用效率。注册商标所有人需要在注册商标使用的过程中，规范、合法使用注册商标并做好相应证据的收集、保存，以便从容应对行政、司法审查。

作者单位：广东华进律师事务所